エンジニアが故意の侵害を回避する 3 つの方法

技術者に特許検索ツールへのアクセスを許可すると、企業は故意の侵害に対して責任を負うことになりますか? これは、知財の専門家の間で共通の懸念事項です。

ジム・ヒントン著 • 22 年 2018 月 XNUMX 日に投稿

故意の侵害のリスクを軽減する

ある調査によると、故意の侵害に関する懸念は、エレクトロニクスとソフトウェアの業界研究者で最も高く、そのうち 37% が特許を読まないように指示されたと報告しています。

これらの懸念には十分な根拠がないわけではありません。 Halo v Pulse Electronics の判決 (故意の侵害と XNUMX 倍の損害賠償の規則が変更された) は十分な理由です。 以前は、Seagate 判決の下で、特許権者は明白な侵害の明確で説得力のある証拠を提示する必要がありました。 しかし、Halo 判決では、特許所有者は明確で説得力のある証拠を提示する必要はありません。 代わりに、侵害で告発された者は、弁護士から意見を得るなどして、悪意を持って行動しなかったという記録を作成する必要があります。

さらに、Halo の意見書は、侵害者の精神状態に焦点を当てるよう裁判所に指示することによって指針を提供しています。 裁判所は、裁判官が (特許権者の要求に応じて) 損害賠償額を XNUMX 倍まで引き上げることができることを再度強調しますが、それは意図的な侵害がある悪質な場合に限られます。

ただし、故意の侵害のリスクを軽減するために講じることができる手順があります。 Bereskin & Parr LLP のエンジニア兼特許代理人である Jim Hinton とのインタビューで、彼は大規模なエンジニアリング チームを管理する場合に故意の侵害を回避するための戦略を共有しました。

• 特許性調査と操作の自由 (FTO) 調査の違いを理解する
• 早期に行動し、適切な用語を使用することで、特許に関するコミュニケーションを管理します
• 設計を回避することにより、侵害に対して積極的になる

特許性とFTO調査の違いを理解する

エンジニアが特許を検討する理由は XNUMX つあります。 XNUMX つは、FTO 調査を行うことです。その間に、侵害に関する法的な疑問が生じる可能性があります。 このような場合は、弁護士の助言が故意の侵害のリスクを軽減するのに役立ちます。技術者が特許調査を行うもう XNUMX つの理由は、特許性を評価することです。

多くの IP 専門家は、プラットフォームが検索履歴や証拠の追跡を明らかにすることを望んでいないため、特許検索ツールを使用するとビジネスが XNUMX 倍の賠償責任を負うことになるのではないかと心配しています。 しかし、知的財産の専門家が技術者に特許を検索しないように頼んだとしても、技術者が無料のオンライン ツールを使用して不正な特許検索を行うのを防ぐ方法はありません。 エンジニアや IP 専門家は、PatSnap など、制御および監視できる特許検索ツールを使用することをお勧めします。

Jim は次のように説明しています。 他の人が何をしているかを見て、自分が侵害しているかどうかを評価しているわけではありません。 そして、彼らが開示した内容に照らして特許可能かどうかを評価しようとしているのではなく、特許保護を受ける価値があると彼らが考えているところを見ようとしている. したがって、そのマーケット インテリジェンス、その戦略は、故意の侵害からさらに遠く離れています。

「たとえば、ランドスケープ分析を使用した検索から得られる出力の一部は、侵害しているかどうかを確認するために個々の特許を実際に調べているわけではないと言うより良い議論を与えてくれます. 興味深い情報を提供できるデータの集合を見ています。 ビジネスの意思決定者やテクノロジーの専門家が『これは、特許を取得したり、テクノロジーを開発したりするのに適した分野だ』と言うためのレポートを集約することは、確かに価値があります。」

たとえば、エンジニアは自分の技術の特許を取得できるかどうかを検討している場合があります。 ランドスケープ分析を使用して、アイデアがどこにあるかを特定し、特許性のために拒否された特許がないかどうかを確認できます。 下の画像は、「オプトカプラ」分野で拒絶された特許の風景を示しています。 このシナリオでは、侵害のリスクを探すのではなく、拒否された特許を分析することで、特許性を調べていることを示すことができます。

早期に行動し、適切な用語を使用することで、特許に関するコミュニケーションを管理します

意図的な侵害の可能性を防ぐには、電子メールで正しい用語を使用することが重要です。 意図せずに「侵害」という用語を使用すると、厄介な状況に陥る可能性があります。 Forbes は、同僚からの誇張された声明や職場の友人間の私的な考えを含む「無害」で非公式のメールが使用され、訴訟で誤解される可能性があると警告しています. たとえば、Oracle は Google を故意の侵害で訴えようとしました。 Oracle の重要な証拠の XNUMX つは、Google のエンジニアから送信された、「必要な条件で Java のライセンスについて交渉する必要がある」という内容の電子メールでした。 Google の弁護士は、電子メールは Oracle が意味すると解釈したものではなく、Google が Oracle の特許を侵害していると主張した。

ジムは次のように述べています。 一部の人々は、この種の作業をサード パーティにオフロードし、大まかな会話や電話だけでドキュメントを作成しないようにしています。 しかし、コンピュータ上で特許を検索していて、何かを見つけたという証拠がある場合は、いくつかのドキュメントがあります。

「問題は、法律に関係のない専門家が、本当は別のことを意味しているのに、『この特許は問題だ、私たちは侵害していると思う』と言うだろう. つまり、特許を取得できない可能性があるということです。 したがって、このようなメールは非常に問題になる可能性があります。 それは、彼らが特許検索で何をしているかを理解し、正しい用語を知っており、電子メールで侵害について間違った声明を出さない、教育を受けたチームを持つことです。」

特許に関するコミュニケーションをコントロールすることで、故意の侵害のリスクを減らすことができます。 たとえば、PatSnap のワークスペースを使用すると、特許に関するあらゆるコミュニケーションを監視できるため、潜在的なリスクを予測することができます。 ワークスペースをカスタマイズできるので、侵害しているかどうかを電子メールで尋ねるのではなく、レビュアーが使用する言語を標準化し、人々が表示できる特許を規制できます。

たとえば、下の画像はワークスペースのカスタム フィールドを示しています。 フィールドに名前を付けて、「はい」や「いいえ」などの簡単な応答を選択することで、同僚が応答できる方法を制限できます。

コミュニケーションを管理するもう XNUMX つの方法は、非侵害の意見が早期に尋ねられ、解決されるようにすることです。 Greatbatch と AVX の間の紛争において、Greatbatch は AVX を故意の侵害で告発した。 AVX は、訴訟の前に非侵害および無効の意見を取得し、非侵害の意見の後、製品のデザインを変更しました。 裁判所はここで、Greatbatch の特許は有効であり、AVX が侵害していると判断したが、侵害行為が始まる前に非侵害の意見が確立されていたため、AVX の行為は故意とはみなされなかった。 AVX に依存しています。

FTO の検索を行っていて、侵害の可能性があると思われる場合は、その危険を回避するように設計するのが賢明かもしれません。 Faegre Baker Daniels LLP のアソシエートによると、故意に侵害したという主張に反論するあなたの能力は、努力に関するあなたの設計の証拠に大きく影響します。 取り組みを中心とした設計で侵害を回避できない場合でも、適切に実施すれば、XNUMX 倍の損害賠償責任を負うリスクを大幅に減らすことができます。

侵害の可能性を見つけたい場合は、技術空間を調べてイノベーション サイクルの早い段階で計画を立てることが重要です。 テクノロジーのいくつかのコンポーネントを変更することで、故意の侵害のリスクを減らすことができます。 Jim は次のように説明しています。 また、[侵害] している場合は、シンプルで簡単な設計回避策が考えられる可能性があります。 それらを早期にキャッチすることは大きな資産です。 製品が出荷される前に、要素を削除したり、ステップを削除したりすることで、侵害の可能性のある特許を簡単に回避できることがわかっている場合は、非常にうまく機能し、侵害を完全に回避できます。」

特許を読むことで、研究者は他では得られない貴重な技術情報を得ることができます。 特許分析を行うことで、業界内でデザインに適応できる他の技術を特定することができます。

たとえば、下の画像はオプトカプラ特許の上位 IPC を示しています。 自分のテクノロジーがどの IPC に該当するかを特定し、他の企業が何を行っているかを調べて、デザイン アラウンドがあるかどうかを理解することができます。

ジム・ヒントンについて

ジムは、弁護士、エンジニア、特許および商標代理人です。 彼は発明者と協力して、工業デザイン、企業秘密、および機械、ソフトウェア、ハイテク、グリーン テクノロジー、電気通信、自動車の発明に関する特許など、幅広い技術における知的財産権を保護しています。

経験豊富なエンジニアとして、ジムは自動車/大型トラックの部品メーカーで働いていました。 彼はまた、ガラス繊維および繊維強化プラスチック製造業界における工学設計およびプロジェクト管理を専門としています。

もう完成させ、ワークスペースに掲示しましたか? リンクトインのジム・ヒントン.

ウェブサイト： ベレスキン＆パー